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答复审查意见超范围的判断

答复审查意见
1.答复审查意见时权利要求书的修改和撰写新申请权利要求撰写的区别
答复OA
1.答复审查意见时权利要求书的修改和撰写新申请权利要求撰写的区别
答复OA 时的修改不允许超范围,即,不允许二次概括 。
新申请撰写的时候可以进行概括 。
例如,一种制作油炸食品的方法,其特征在于, 将所述食品原料……
原说明书中记载了 :“ 本发明所述的方法和设备适用于制作油炸马铃薯薄片、油
炸玉米饼薄片

炸玉米饼薄片…… 等油炸食品”
假设 (1 )原权利要求书记载的一种制作油炸马铃薯的方法, 其特征在
于,。。。。,将其改为一种制作一种油炸食品的方法,这样的修改是否允许 ?

超不超范围?允不允许?
《专利审查指南2010》第244页

《专利审查指南2010》第244页 规定 :
根据专利法实施细则第五十一条第三款的规定,在答复审查意见通知书时, 对申请文件进
行修改的,应当针对通知书指出的缺陷进行修改, 如果修改的方式不符合专利法实施细则
第五十一条第三款的规定,则这样的修改文本一般不予接受。然而, 对于虽然修改的方式
不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定, 但其内容与范围满足专利法第三十三条
要求的修改,只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷,并且具有被授权的前景 ,
这种修改就可以被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改, 因而经此修改的申请文件可
以接受 。
但是,当出现下列情况时,即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围 ,
也不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改,因而不予接受。
(1)

(1) 主动删除独立权利要求中的技术特征,扩大了该权利要求请求保护的范围。
(2)

(2) 主动改变独立权利要求中的技术特征,导致扩大了请求保护的范围。
(3)主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权

(3)主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权
利要求的主题。
(4)

(4) 主动增加新的独立和 (5 )从属权利要求, 该独立权利要求限定的技术方案在原权利要
求书中未出现过 。

请注意“主动” 二字,对后续程序是否会造成影响 ?
还有一个问题: 权利要求主题中涉及到的“特征”是否算技术特征?
假定 (2 ),说明书中和原权利要求中记载的均是油炸薯片的方法, 那么将修改后的权利要
求限定为一种油炸食品的方法是否可以 ?
在新申请撰写的时候是否可以 ?
总结一下,答复审查意见通知书时的权利要求的修改方式为:改错和增加 。
改错,就是修改原权利要求中有错误的地方;增加, 就是能够增加使其具有新颖
性和创造性的技术特征 。
请注意,此处不能删除原权利要求中的特征 。
步骤 :1. 找到本发明和对比文件1 的区别技术特征 ,A、B ,一个写独立权利要求 ,B写从属
权利要求。

  1. 找到原权利要求1的错误进行修改
  2. 找到可以写入从属权利要求的技术特征